Suprema - Rol 2172-2009

Corte Suprema, 20 de enero de 2011, nulidad de registro de marca. Acoge casación en el fondo, revoca sentencia que declaró prescrita la acción, y declara la nulidad del registro de la marca O'NEILL por mala fe.

• Datos básicos del caso: Recurso de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la de primera instancia, la cual declaró la prescripción de la acción y rechazó la demanda de nulidad del registro N° 537.086 (renovación del registro N° 339.116) de la marca denominativa O’NEILL, clase 3, titularidad de Nombre, interpuesta por O’NEILL INC. (cuyos derechos fueron transferidos a SISCO TEXTILES N.V.).

• Antecedentes procesales relevantes: El Tribunal de Propiedad Industrial confirmó la sentencia de primera instancia que declaró prescrita la acción y rechazó la demanda de nulidad.

• Hechos establecidos: Existencia de coincidencia gráfica y fonética entre la marca registrada por el demandado y la marca del demandante. El demandante es el creador de la marca. La marca registrada por el demandado distingue los mismos productos que la marca del demandante.

• Cuestiones jurídicas sometidas al conocimiento de la Corte: Determinar si la acción de nulidad del registro de la marca O’NEILL está prescrita y si se vulneró el artículo 6 bis del Convenio de París y los artículos 20 letra g) y 27 de la Ley N° 19.039.

• Argumentos de las partes:

• Demandante (recurrente): Infracción del artículo 6 bis del Convenio de París al acogerse la exc...