Suprema - Rol 2178-2009

La Corte Suprema acoge recurso de casación en el fondo contra sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, por infracción al Convenio de París. Anula la sentencia que declaró prescrita la acción de nulidad de registro de marca y ordena su cancelación.

• Datos básicos del caso Demanda de nulidad del registro N° 537.083, renovación del registro N° 343.969, de la marca mixta O’NEILL, clase 25. Demandante: O’NEILL INC., luego SISCO TEXTILES N.V. Demandado: persona natural no identificada en el texto. Recurso de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó el rechazo de la demanda por prescripción.

• Antecedentes procesales relevantes La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de nulidad, declarando la prescripción de la acción. El Tribunal de Propiedad Industrial confirmó esta decisión. La demandante interpuso recurso de casación en el fondo.

• Hechos establecidos Existencia de coincidencia gráfica y fonética entre la marca del demandante (creador original) y la marca registrada y usada por el demandado, que distingue los mismos productos. El registro original del demandado es del 21 de junio de 1989.

• Cuestiones jurídicas sometidas al conocimiento de la Corte

1. ¿Se infringió el artículo 6 bis del Convenio de París al acoger la excepción de prescripción, dado que este artículo establece la imprescriptibilidad para marcas registradas o utilizadas de mala fe?
2. ¿Se infringieron los artículos 20 letra g) y 27 de la Ley N° 19.039, al no considerar la mala fe en el registr...